La registrazione del marchio negli Stati Uniti

Investire nella registrazione del marchio è un passo essenziale per qualsiasi impresa che miri a consolidarsi con successo nel mercato statunitense. Esploriamo insieme l’iter da seguire analizzando i benefici che derivano dalla tutela legale del marchio.

Nel vasto panorama del mercato statunitense, distinguersi è fondamentale per il successo aziendale. Un modo cruciale per garantire la protezione e la riconoscibilità del proprio marchio è attraverso la sua registrazione negli Stati Uniti.

Iniziamo con il dire che, nonostante gli Stati Uniti adottino un sistema federale, una volta che la registrazione del marchio è avvenuta, essa è valida in tutti i 50 Stati; quindi, non è necessario fare nessun tipo di registrazione stato per stato.

L’ente attraverso il quale si procede alla registrazione di un marchio è l’USPTO (United States Patent and Trademark Office), che si occupa anche di registrare brevetti e diritti d’autore.

La registrazione ha una validità di 10 anni, durante i quali però l’USPTO vorrà accettarsi che il marchio sia effettivamente attivo nel mercato. Per questo entro il quinto ed il sesto anno dall’avvenuta registrazione sarà necessario depositare un’attestazione che certifichi che il marchio è stato utilizzato in maniera continuativa negli Stati Uniti.

Vediamo quali sono i passi per procedere alla registrazione di un marchio presso l’USPTO:

Ricerca. È cura di chi vuole registrare un marchio in USA fare le dovute ricerche preventive per accertarsi che non siano già stati registrati marchi simili al proprio. Infatti, qualora si dovesse presentare domanda all’USPTO di un marchio identico o molto simile ad uno già registrato, ci sarebbe la possibilità di esito negativo della registrazione o l’insorgere di problemi che potrebbero allungare il processo e/o renderlo più difficoltoso.

Determinazione della fattispecie di appartenenza. Sarà necessario identificare in che categoria di beni o servizi rientra il prodotto o servizio associato al proprio marchio. Inoltre, l’iter per la registrazione si differenzia leggermente a seconda che il marchio sia già in uso sul mercato americano oppure se verrà utilizzato in futuro, e nello specifico entro 6 mesi dall’avvenuta registrazione.

Effettuare la domanda. Dopo aver creato un account sul sito USPTO si potrà procedere alla compilazione della domanda, in cui verranno richieste, tra le altre cose, anche le informazioni di cui il punto precedente. Dovrà poi essere corrisposto un importo, che varia in base alla tipologia della richiesta.

Esame e conferma dell’USPTO. Una volta completato il processo, l’USPTO prenderà in esame la richiesta e potrebbe essere necessario rispondere a ulteriori quesiti se l’USPTO lo ritiene necessario. Una volta approvata, la domanda verrà pubblicata e per un primo periodo di tempo - che può durare anche fino a svariati mesi - sarà consentito a terzi di opporsi alla registrazione. Infine, quando la pubblicazione diviene definitiva verrà emesso un certificato di registrazione.

Ricordiamo inoltre, che per chi avesse un marchio già registrato in Europa è possibile attivare un iter di riconoscimento del marchio in USA, tramite l’assistenza di un avvocato specializzato in questo ambito.

La registrazione del proprio marchio in USA, soprattutto se si tratta di un mercato nuovo per l’azienda, comporta diversi benefici che contribuiscono alla protezione e al successo a lungo termine dell'azienda. Ecco alcuni dei principali vantaggi:

Protezione legale: la registrazione del marchio conferisce all'azienda un diritto legale esclusivo sull'uso del marchio in quel mercato. Ciò significa che altri non possono utilizzare un marchio simile o identico per prodotti o servizi simili, riducendo il rischio di confusione da parte dei consumatori e proteggendo l'identità aziendale.

Credibilità e fiducia: un marchio registrato comunica professionalità e stabilità. La presenza di un marchio registrato può aumentare la fiducia dei clienti, dei partner commerciali e degli investitori nell'azienda, poiché dimostra un impegno a lungo termine e un investimento nella propria identità aziendale.

Valore commerciale: un marchio registrato può diventare un importante asset aziendale. Nel tempo, se il marchio acquista notorietà e reputazione positiva, potrebbe aumentare il valore dell'azienda stessa. Inoltre, la registrazione del marchio può agevolare transazioni commerciali, fusioni e acquisizioni.

Dissuasione della concorrenza: la registrazione del marchio agisce come deterrente per la concorrenza sleale. Potrebbe scoraggiare altre aziende dal cercare di sfruttare la nostra reputazione commerciale o cercare di confondere i consumatori utilizzando un marchio simile.

Basta davvero registrare il marchio per proteggersi da eventuali frodi sul mercato statunitense?

Non del tutto. Nel malaugurato caso in cui dovesse instaurarsi una causa legale in merito all’utilizzo fraudolento da parte di terzi di un proprio marchio che era stato regolarmente registrato, il giudice potrebbe infatti richiedere ulteriori elementi. Nello specifico, il tribunale vorrà verificare che l’azienda proprietaria del marchio abbia fatto tutto il possibile per la protezione di questo, anche oltre alla procedura di registrazione.

Per questo, nella conduzione dei propri affari in America, è sempre consigliabile porre particolare attenzione nella stesura dei contratti con le varie parti partecipanti. Parliamo di contratti di NDA (Non Disclosure Agreement) con dipendenti e partner, contratti di licenza etc, che dovranno sempre essere redatti e/o rivisti da un legale di fiducia.

Infine, ricordiamo che esistono degli enti a disposizione delle aziende italiane che possono essere d’appoggio in questo processo come l’ICE/ITA che ha istituito un desk proprio in quest’ambito, e le Camere di Commercio Italiane negli Stati Uniti.