Come registrare un marchio in Cina

La registrazione di un marchio in Cina è una forma di tutela fondamentale per non incorrere nel rischio di contraffazione, difendere la propria identità aziendale e gli investimenti in termini d’immagine e promozione. Ecco quali sono gli aspetti da tenere in considerazione e come effettuarla.

Registrare il proprio marchio ha un valore  strategico particolarmente rilevante per un’azienda, dal momento che il marchio registrato non solo garantisce al titolare i diritti di proprietà, utilizzo ed esclusiva in virtù dei quali egli può vietarne l’utilizzo a terzi, ma può accrescere nel tempo la reputazione dell’impresa agli occhi dei consumatori. Il marchio, infatti, è il principale strumento di comunicazione d’impresa che consente al consumatore di riconoscere i prodotti e/o i servizi di una determinata azienda, distinguendoli immediatamente da quelli dei competitor ed associandoli alla qualità e a i valori dell’azienda stessa.

Spesso le aziende più piccole o meno note sottovalutano l’importanza di questo fondamentale asset immateriale che invece, a fronte di un piccolo investimento iniziale, garantisce la tutela contro usi impropri, frodi e contraffazioni, che potrebbero costare molto di più in seguito.

È un discorso valido in ambito nazionale, lo è anche a livello internazionale, e lo è ancor di più se il mercato con il quale si ha a che fare è quello cinese. La Cina, infatti, mantiene il triste primato di essere il principale mercato mondiale di prodotti contraffatti, come emerge da uno studio congiunto EUIPO-OECD secondo il quale l’85% dei sequestri legati alle vendite online e il 51% dei sequestri di vendite offline a livello mondiale sono relativi a prodotti che provengono proprio dal Paese del Dragone.

Ad onor del vero, sarebbe meglio registrare il proprio marchio in Cina anche se l’impresa non è ancora presente sul mercato locale ma prevede di presidiarlo in futuro. Il sistema cinese di registrazione dei marchi si basa infatti sul principio del first-to-file (il primo a depositare) che si basa sulla presunzione che il legittimo titolare di un marchio sia il soggetto che per primo lo registra, e non colui che per primo l’ha utilizzato. Questo vuol dire che, se un terzo registra per primo in Cina il nostro segno distintivo, non avremo più la possibilità di continuare ad utilizzarlo sul territorio cinese, salvo riuscire ad ottenere l’annullamento della registrazione del marchio, che però è una procedura complessa e costosa, e non sempre efficace.

Meglio prevenire che curare, dunque. Per evitare che vengano registrati – spesso in mala fede – marchi/loghi simili o addirittura identici ai nostri è necessario muoversi tempestivamente e depositare la domanda di registrazione in Cina prima che lo faccia un terzo soggetto, facendo però molta attenzione alle peculiarità linguistiche, culturali e legislative che caratterizzano questo paese.

La procedura di registrazione del marchio in Cina

Per registrare un marchio in Cina è possibile seguire due diverse procedure, tra loro alternative:

1. Registrazione nazionale in Cina

La procedura di registrazione del marchio in Cina avviene mediante il deposito di una domanda presso il China Trademark Office (CTMO), che effettuerà una verifica preliminare circa la conformità del marchio con i requisiti legali e la non identicità dello stesso con altri marchi già registrati. Tale verifica preliminare deve essere conclusa entro e non oltre 9 mesi dal deposito della domanda.

Qualora l’esame preliminare si concluda con successo, il CTMO procederà alla pubblicazione del marchio al fine di permettere a terzi soggetti di depositare eventuali opposizioni nei confronti della registrazione. Nel caso in cui non pervenga alcuna opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione del marchio, il CTMO provvederà ad approvare la domanda ed emettere un certificato attestante la registrazione del marchio.

Di solito la procedura della registrazione nazionale dura da 18 a 24 mesi.

Una volta ottenuta la registrazione del marchio, la durata della tutela è di 10 anni a partire dalla data di registrazione, rinnovabile per un ulteriore periodo di dieci anni.

In caso di mancato uso del marchio per un periodo continuativo di 3 anni, la registrazione decade.

I richiedenti stranieri, persone fisiche o giuridiche, che non hanno rispettivamente la residenza o la sede legale in Cina, sono tenuti a presentare le proprie domande di registrazione di marchio tramite un agente o studio legale locale (consulta l'elenco curato dall'Ufficio ICE di Pechino). 

Una domanda di registrazione di marchio costa RMB 1000 (circa 120 euro) per brand che commercializzano fino a 10 beni o servizi, oltre tale soglia ogni bene o servizio aggiuntivo implica una maggiorazione di RMB 100 (12 euro).

2. Registrazione internazionale

La registrazione internazionale presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Organisation – WIPO) si realizza attraverso una richiesta d’estensione alla Cina. Sia la Cina che gli Stati membri dell’Unione Europea hanno aderito infatti al Protocollo di Madrid del 1989, un sistema che dà ai titolari di marchi la possibilità di estendere la protezione degli stessi nei paesi firmatari.

Le domande di registrazione devono essere depositate presso l'ufficio marchi nazionale del paese di origine del richiedente, il quale provvederà poi a trasmettere la pratica alla WIPO. La domanda di registrazione internazionale dovrà essere depositata in inglese, francese o spagnolo. Dopo la ricezione della domanda, la WIPO condurrà un esame di conformità formale e notificherà la domanda a tutti i paesi parte del Protocollo di Madrid specificati nella richiesta.

Nel caso in cui nel termine di 18 mesi dalla data della notifica effettuata dalla WIPO alla Cina, non verrà sollevata alcuna obiezione dall’Ufficio Marchi e Brevetti cinese, il marchio verrà ufficialmente registrato anche in Cina. Invece, nel caso in cui venissero sollevate obiezioni, sarà necessario dare mandato ad un consulente marchi locale che dovrà occuparsi di gestire la pratica.

Anche la durata di una registrazione internazionale è di 10 anni, rinnovabile per un ulteriore periodo di dieci anni.

Quale procedura scegliere?

In linea teorica, non vi è alcuna differenza tra la registrazione internazionale e quella nazionale, ma per ragioni pratiche potrebbe tuttavia risultare più conveniente optare per la seconda.

L’estensione internazionale, infatti, viene svolta con un processo di registrazione standard, che non tiene conto delle complessità che contraddistinguono il sistema cinese, secondo il quale:

• deve essere svolta una ricerca di anteriorità tesa alla verifica dell’inesistenza di marchi simili e/o uguali già registrati, accompagnata dalla valutazione dei requisiti legislativi per la validità del marchio;
• il soggetto che deposita la domanda deve determinare la/le classe/i e sub-classe/i in cui registrare il marchio in questione.

Questa procedura è abbastanza complessa, poiché il CTMO, oltre all’indicazione della classe di registrazione tra le 45 previste dalla classificazione internazionale (“Classificazione di Nizza”), richiede anche l’indicazione delle sottoclassi nelle quali si intende registrare il marchio. Le sottoclassi cinesi sono molte per ciascuna classe, e non hanno alcun corrispondente con la classificazione internazionale. In altre parole, presentando la domanda attraverso la WIPO, il marchio verrà sì registrato nella classe corretta, ma l’individuazione delle sottoclassi verrà svolta d’ufficio dal CTMO, senza consultare il richiedente. Ciò può portare alla registrazione del marchio in sottoclassi non corrispondenti a quelle desiderate, con il rischio, da un lato, di un aumento dei costi di registrazione (se le sottoclassi vengono conteggiate in eccesso); dall’altro lato di una tutela solo parziale sul mercato (se il marchio non viene registrato in una certa sottoclasse).

Un altro aspetto pratico che rende preferibile una registrazione diretta in Cina è dato dal fatto che si ottiene subito un certificato di marchio redatto in lingua cinese, che potrà essere utilizzato per far valere i propri diritti in Cina e potrà rivelarsi utile per velocizzare le procedure con le autorità locali, senza necessità di certificati addizionali o traduzioni. Procedendo attraverso il sistema internazionale sarà invece necessario presentare richiesta di un certificato in lingua cinese al CTMO, per la cui emissione potrebbero essere necessari diversi mesi. 

La Registrazione del marchio in caratteri cinesi

Oltre alla registrazione in caratteri latini è opportuno provvedere anche alla traslitterazione del marchio in caratteri cinesi, più facile da leggere e memorizzare per un consumatore cinese. Se non si utilizza in Cina un marchio con caratteri cinesi i consumatori tenderanno infatti ad adottarne uno spontaneamente, creando associazioni incontrollabili e non sempre opportune dal punto di vista reputazionale, come nel caso di Ralph Lauren che, in mancanza di un nome in lingua locale ufficiale, fu ribattezzato dai consumatori cinesi “cavallo a tre gambe”.

Gli approcci possibili sono essenzialmente tre:

1. Traduzione del significato

Questo tipo di approccio è consigliabile nel caso in cui il marchio sia costituito da parole con un significato traducibile. Ad esempio la Apple ha scelto il marchio cinese “Pin Guo” (“mela” in cinese).

2. Traslitterazione fonetica

La traslitterazione fonetica è indicata nel caso di marchi già molto noti in Cina e può essere fatta cercando semplicemente l’assonanza con il nome originario, senza preoccuparsi del significato, come nel caso di Armani che diventa AmaNi o Ferrari, FaLaLi.

3. Conciliare traduzione e traslitterazione

Il terzo approccio consiste in una combinazione dei primi due, ovvero nell’identificare un termine cinese che abbia un suono il più possibile simile a quello del marchio originale e un significato positivo, come nel caso di Bulgari che è stato tradotto con BaoJiaLi (prezioso, buono e bello).

La scelta dell’approccio da adottare nella scelta del marchio in cinese dipende da una molteplicità di fattori. In ogni caso, occorre tener conto della struttura particolare della lingua cinese e della cultura locale: termini cinesi apparentemente ideali perché foneticamente simili all’originale e/o aventi un significato positivo possono rivelarsi inadatti perché di pronuncia difficile o perché potrebbero avere un significato sgradevole o non pertinente in uno dei molti dialetti cinesi.

Altri aspetti da considerare

Occorre infine ricordare che per poter essere registrato in Cina un marchio deve rispettare i requisiti di legge, ovvero non deve essere:

• identico o simile al nome dello Stato, alla bandiera nazionale, all’emblema nazionale, alla bandiera militare, alle decorazioni della Repubblica Popolare Cinese, e a nomi, bandiere o emblemi di organizzazioni intergovernative internazionali;
• identico o simile ai segni o ai bolli ufficiali che indicano controlli o garanzie, a meno che non siano stati autorizzati;
• identico o simile al simbolo o al nome della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa;
• di natura discriminatoria nei confronti di qualunque nazionalità;
• considerato come pubblicità esagerata e ingannevole.

Tenendo conto di tutte queste complessità, è dunque consigliabile che la scelta del marchio da registrare in Cina, e in generale della strategia da adottare per proteggere il marchio sul mercato cinese, vada compiuta con la collaborazione di esperti di lingua e cultura cinese e di consulenti in proprietà intellettuale.

A cura di Export.gov.it